ยื่นเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศผ่านพิธีสารมาดริด

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริดโดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทำให้ผู้ขอที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนา หรือมีสถานประกอบการจริงจังในประเทศไทย สามารถใช้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสำนักงานต้นทางยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศไปยังองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ในคำขอเดียว รายชื่อภาคีปัจจุบันตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ WIPO

การยื่นผ่านมาดริดใช้คำขอเดียว ภาษาเดียว และค่าธรรมเนียมชุดเดียวไปยังหลายประเทศปลายทางที่เป็นภาคี บริหารต่ออายุและบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้จากทะเบียนระหว่างประเทศแห่งเดียว ส่วนการยื่นตรงจำเป็นเมื่อประเทศปลายทางไม่ได้เป็นภาคี หรือเมื่อกลยุทธ์ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากหลักการพึ่งพาคำขอพื้นฐาน ทั้งสองทางอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสำนักงานปลายทางเช่นเดียวกัน

ภายในห้าปีนับแต่วันจดทะเบียนระหว่างประเทศ การจดทะเบียนระหว่างประเทศยังผูกพันกับคำขอหรือทะเบียนพื้นฐานในสำนักงานต้นทาง หากคำขอพื้นฐานถูกปฏิเสธ ถอน หรือเพิกถอนในช่วงเวลานี้ การคุ้มครองระหว่างประเทศจะถูกยกเลิกตามไปด้วย ซึ่งเรียกว่าการโจมตีที่ศูนย์กลาง กรณีเช่นนี้ยังมีสิทธิเปลี่ยนเป็นคำขอระดับชาติในแต่ละประเทศปลายทางภายในกำหนดเวลา

ตามพิธีสารมาดริด สำนักงานปลายทางต้องแจ้งการปฏิเสธชั่วคราวภายในสิบสองเดือน หรือสิบแปดเดือนสำหรับประเทศที่ประกาศขยายเวลาไว้ นับแต่วันแจ้งการกำหนดประเทศ หากไม่แจ้งภายในกำหนด ให้ถือว่าเครื่องหมายได้รับความคุ้มครองในประเทศนั้น เมื่อมีการปฏิเสธชั่วคราวต้องโต้แย้งตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นและมักต้องแต่งตั้งตัวแทนท้องถิ่น

ฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งเป็นศาลชำนัญพิเศษที่มีเขตอำนาจทั่วราชอาณาจักรสำหรับคดีทรัพย์สินทางปัญญาทั้งทางแพ่งและอาญา คดีอาญาบางฐาน เช่น การปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้า มีโทษตามกฎหมายเฉพาะ และเจ้าของสิทธิสามารถขอให้กรมศุลกากรเฝ้าระวังสินค้าละเมิด ณ ด่านศุลกากรได้อีกทางหนึ่ง

ทำให้เสียเงื่อนไขความใหม่ได้ เพราะการประดิษฐ์ที่มีการเปิดเผยสาระสำคัญต่อสาธารณชนแล้วถือเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว กฎหมายไทยมีข้อยกเว้นแคบสำหรับการเปิดเผยโดยมิชอบหรือการแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศที่ทางราชการจัดหรืออนุญาต โดยต้องยื่นคำขอภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดเผย แนวปฏิบัติที่ปลอดภัยคือยื่นคำขอก่อนนำเสนอหรือลงตีพิมพ์ทุกกรณี

ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2552 ผู้ขอที่ยื่นคำขอระหว่างประเทศไว้แล้วสามารถเข้าสู่ระยะชาติในไทยได้ภายในสามสิบเดือนนับแต่วันยื่นคำขอแรกหรือวันที่ขอถือสิทธิย้อนหลัง โดยยื่นคำแปลรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิเป็นภาษาไทยพร้อมเอกสารมอบอำนาจต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ไทยเป็นภาคีพิธีสารมาดริด ผู้ยื่นต้องมีคำขอหรือทะเบียนพื้นฐานในไทยก่อน แล้วยื่นคำขอระหว่างประเทศผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาไปยัง WIPO เลือกประเทศปลายทางได้ในคำขอเดียว ค่าธรรมเนียมคิดตามจำนวนประเทศและจำพวก ข้อควรระวังคือหลักการพึ่งพาคำขอพื้นฐานห้าปีแรก หากทะเบียนไทยถูกเพิกถอน การจดระหว่างประเทศจะถูกกระทบตามไปด้วย

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง และหากไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ สามารถฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ภายในเก้าสิบวัน การอุทธรณ์ควรเน้นพยานหลักฐานการใช้จริงในไทยและการเปรียบเทียบความแตกต่างกับเครื่องหมายที่นายทะเบียนยกอ้าง

สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรช่วยให้ยื่นคำขอระหว่างประเทศฉบับเดียวเพื่อรักษาวันยื่นในกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบประเทศ และขยายเวลาตัดสินใจเข้าสู่ระยะประเทศได้ถึงสามสิบเดือนนับจากวันยื่นแรกสุด เหมาะกับผู้ที่ยังไม่แน่ใจตลาดปลายทางหรือรอผลระดมทุน แต่ PCT ไม่ใช่สิทธิบัตรโลก การให้สิทธิบัตรยังขึ้นกับสำนักงานของแต่ละประเทศ

ทำได้ทั้งทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายและสั่งห้ามการกระทำ ทางอาญาโดยแจ้งความและขอหมายค้นผ่านกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และทางศุลกากรโดยขึ้นทะเบียนสิทธิเพื่อให้ระงับสินค้าละเมิด ณ ด่านนำเข้า คดี IP พิจารณาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หลักฐานสำคัญคือทะเบียนสิทธิที่ยังมีผลและการซื้อสินค้าตัวอย่างที่บันทึกไว้ครบถ้วน

คำขอระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคำขอหรือทะเบียนพื้นฐานในไทยที่มีเจ้าของ เครื่องหมาย และรายการสินค้าตรงกัน ในช่วงห้าปีแรกคำขอระหว่างประเทศยังพึ่งพาเครื่องหมายพื้นฐาน ถ้าคำขอพื้นฐานถูกปฏิเสธหรือถูกเพิกถอนในช่วงนั้น การจดทะเบียนระหว่างประเทศจะถูกกระทบตามไปด้วย และต้องแปลงคำขอเป็นคำขอในประเทศปลายทางภายในกำหนด นอกจากนี้แต่ละประเทศปลายทางยังตรวจสอบตามกฎหมายของตนและอาจออกคำปฏิเสธชั่วคราวซึ่งต้องแก้ต่างผ่านตัวแทนในประเทศนั้น

ต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าภายในกำหนดเวลาที่ระบุในหนังสือแจ้งคำสั่ง โดยทั่วไปนับแต่วันได้รับแจ้ง เนื้อหาอุทธรณ์ควรโต้แย้งเหตุผลของนายทะเบียนเป็นข้อ ๆ พร้อมแนบพยานหลักฐานสนับสนุน เช่น หลักฐานการใช้จนแพร่หลาย ผลการตรวจค้นที่แสดงว่าเครื่องหมายอ้างอิงต่างจำพวกหรือกลุ่มผู้บริโภคต่างกัน หรือหนังสือยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายที่ถูกอ้าง หากผลอุทธรณ์ไม่เป็นคุณ ยังฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ภายในกำหนด

การเปิดเผยต่อสาธารณะทำลายความใหม่ตามหลักทั่วไป แต่พระราชบัญญัติสิทธิบัตรมีข้อยกเว้นสำหรับการเปิดเผยที่เกิดจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่น หรือการที่ผู้ประดิษฐ์แสดงผลงานในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือทางราชการ โดยต้องยื่นคำขอภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดเผย จึงควรบันทึกวันเวลาและลักษณะการเปิดเผยไว้เป็นหลักฐาน และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่รายละเอียดทางเทคนิคก่อนยื่นคำขอ

ผู้ยื่นต้องดำเนินการเข้าสู่ระยะชาติภายในสามสิบเดือนนับจากวันยื่นคำขอแรกหรือวันที่ขอถือสิทธิย้อนหลัง โดยยื่นคำขอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมคำแปลรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิเป็นภาษาไทย ระบุเลขที่คำขอระหว่างประเทศ และแต่งตั้งตัวแทนในไทยหากผู้ขออยู่ต่างประเทศ จากนั้นต้องยื่นคำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายในกำหนด มิฉะนั้นคำขอจะถูกถือว่าละทิ้ง

ค้นจากฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาและฐาน Global Brand Database ของ WIPO โดยค้นทั้งคำเหมือน คำพ้องเสียง และรูปประดิษฐ์ที่คล้ายกันในจำพวกสินค้าเดียวกันและจำพวกใกล้เคียง ผลการค้นเป็นเพียงข้อบ่งชี้ เพราะนายทะเบียนพิจารณาความคล้ายในสายตาผู้บริโภคด้วย จึงควรเตรียมแผนสำรอง เช่น ปรับรูปแบบตัวอักษรหรือเพิ่มองค์ประกอบเฉพาะ ก่อนยื่นจริง

มาดริดคุ้มเมื่อจะขอความคุ้มครองหลายประเทศพร้อมกัน เพราะยื่นคำขอเดียวและบริหารการต่ออายุจากจุดเดียว แต่ผูกกับทะเบียนต้นทางห้าปีแรก หากทะเบียนต้นทางถูกเพิกถอนจะกระทบทุกประเทศตามหลัก central attack ส่วนการยื่นตรงเหมาะเมื่อเจาะตลาดหลักไม่กี่ประเทศ ต้องการปรับรายการสินค้าตามแนวปฏิบัติท้องถิ่น หรือประเทศนั้นมีอัตราการออกคำสั่งแก้ไขสูง

คำขอระหว่างประเทศตาม PCT ให้เวลารวม 30 เดือนนับจากวันยื่นคำขอแรกก่อนต้องเข้าสู่ระยะประเทศ ซึ่งประเทศไทยกำหนดที่ 30 เดือนเช่นกัน ระหว่างนี้ผู้ขอจะได้รับรายงานการสืบค้นและความเห็นเบื้องต้น ช่วยประเมินว่าควรลงทุนต่อในประเทศใด เมื่อเข้าระยะประเทศต้องยื่นคำแปลภาษาไทยของรายละเอียดการประดิษฐ์และข้อถือสิทธิพร้อมค่าธรรมเนียมตามกำหนด

ยื่นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งมีเขตอำนาจทั่วราชอาณาจักรและมีผู้พิพากษาสมทบที่เชี่ยวชาญ คดีมีทั้งทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายและสั่งห้ามการกระทำ และทางอาญาสำหรับการปลอมหรือเลียนเครื่องหมาย เอกสารสิทธิที่ออกในต่างประเทศต้องผ่านโนตารีและรับรองก่อนแปลไทย มิฉะนั้นศาลอาจไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐาน

พิธีสารมาดริดเหมาะเมื่อจะยื่นหลายประเทศพร้อมกันและมีคำขอหรือทะเบียนฐานในไทยอยู่แล้ว เพราะบริหารจัดการต่ออายุและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จากจุดเดียว ข้อควรระวังคือหลักการพึ่งพาทะเบียนฐานในห้าปีแรก หากทะเบียนฐานถูกเพิกถอนจะกระทบทุกประเทศที่ขยายผล ส่วนการยื่นตรงเหมาะกับประเทศที่ตรวจสอบเข้มหรือมีข้อกำหนดเฉพาะเรื่องรายการสินค้า

อนุสัญญากรุงปารีสให้สิทธิขอถือวันยื่นแรกได้ภายใน 12 เดือนสำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ 6 เดือนสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ หากใช้ระบบ PCT จะยื่นคำขอระหว่างประเทศภายใน 12 เดือนแล้วมีเวลาเข้าสู่ระยะประเทศโดยทั่วไป 30 หรือ 31 เดือนนับจากวันยื่นแรก ควรวางแผนงบประมาณและคำแปลไว้ล่วงหน้าเพราะระยะประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงสุด

เริ่มจากเก็บพยานหลักฐานให้ครบ ได้แก่ ภาพหน้าจอที่เห็นชื่อร้าน วันเวลา ราคา และการสั่งซื้อจริงพร้อมใบเสร็จและกล่องพัสดุ จากนั้นใช้ช่องทางแจ้งละเมิดของแพลตฟอร์มโดยแนบหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน หากผู้ขายยังดำเนินการต่อ จึงพิจารณาหนังสือบอกกล่าวให้ระงับการกระทำ แจ้งความดำเนินคดีอาญา หรือฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

โดยทั่วไปต้องใช้สำเนาหนังสือสำคัญที่รับรองโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา แปลเป็นภาษาราชการของประเทศปลายทาง รับรองคำแปลที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล และหากปลายทางเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกจะขอ Apostille ได้ ส่วนประเทศที่ไม่ใช่ภาคีต้องรับรองสถานทูตปลายทางเพิ่ม หนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนต่างประเทศมักต้องผ่าน Notary Public ก่อน

ทีมที่ปรึกษาของเราซึ่งทำงานเอกสารและทะเบียนข้ามประเทศมากว่า 15 ปีดูแลได้ตั้งแต่สืบค้นก่อนยื่น จัดจำแนกรายการสินค้า ยื่นคำขอและตอบหนังสือนายทะเบียน วางแผนขยายผลผ่านมาดริดหรือ PCT จัดทำคำแปลและนิติกรณ์ ไปจนถึงเฝ้าระวังการละเมิดออนไลน์และประสานงานกับกรมศุลกากร ติดต่อทีมงานทางโทรศัพท์หรือ LINE เพื่อประเมินพอร์ตทรัพย์สินทางปัญญาของคุณก่อนเริ่มงาน